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申请司法认定驰名商标实务中的问题及对策

自2001年7月《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》以及2002年10月《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》颁布以来，截至2005年4月底，人民法院已经在审判活动中共认定了“Rolex”、“奇正”、“红河”、“沃尔玛”、“DUPONT”、“立邦”、“国美电器”等29件驰名商标。随着越来越多的国内优秀企业不断做强做大，从地方到全国，甚至走向世界，商标在品牌经营中显得日益重要。驰名商标由于比普通商标享有更多的法律保护，更加受到关注。北京合九千知识产权代理有限公司，在帮助当事人维护商标合法权益的过程中，也经常遇到申请驰名商标的案例。申请认定驰名商标，关系到企业的商标战略、经营策略、广告策略、法律保护记录、商标驰名证明等多个方面，需要企业在各方面作出持续不断的努力。本文仅从实务角度出发，对企业申请司法认定驰名商标中存在的问题及对策进行分析。

一．申请认定驰名商标的途径
依照我国目前法律及相关司法解释规定，商标权人可以通过两种途径来申请认定驰名商标。一是通过行政认定，即在商标注册、异议、调处等过程中向国家工商总局商标局、商标评审委员会申请认定驰名商标，这也是我国目前认定驰名商标的主要途径，绝大多数的驰名商标是通过行政程序认定的。二是通过司法认定，即人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，对涉及的注册商标是否驰名进行认定，这也是国际上的通常做法。
我国目前采用国际通用的“被动保护、个案认定”的原则来认定驰名商标。所谓“被动保护”是指在商标申请、商标管理及诉讼过程中，只有在当事人依法提出请求，且根据具体案情，若不认定驰名商标，则商标法关于驰名商标特殊保护的规定就不能实施的情况下，才做出认定。国家工商总局商标局、商标评审委员会及人民法院不依职权主动认定。所谓“个案认定”是指人民法院在审理商标纠纷案件中认定，裁判文书所认定的驰名商标仅对该案具有效力，不必然对其他案件产生影响。如果涉案商标曾经被认定为驰名商标，且对方当事人认可该商标在本案中可以继续作为驰名商标的，人民法院将不再审查，直接将其作为驰名商标予以保护；对方当事人不认可该商标为驰名商标的，人民法院才再次审查，作出该商标是否为驰名商标的认定，提出不认可驰名商标的一方当事人负有最初的举证责任。

二．司法认定驰名商标的标准
与认定驰名商标有关的法律法规、规章、司法解释有《中华人民共和国商标法》、《关于审理涉及计算机域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《驰名商标认定和管理暂行规定》，此外，各省市、自治区还就驰名商标、著名商标、知名商标的申请、认定等程序作了众多的规定，大多属于地方性法规或者地方性规章。《驰名商标认定和管理暂行规定》是国务院工商行政管理部门认定驰名商标的具体依据，《商标法》第十四条应当是人民法院司法认定驰名商标的法律依据，依据我国《商标法》第十四条，认定驰名商标应当考虑以下因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的纪录；（五）该商标驰名的其他因素。企业申请认定驰名商标，应当就涉案商标驰名承担举证责任。
1．关于知晓该商标的相关公众
相关公众一般应当包括，但不必局限于：（1）使用该商标的那些商品或者服务的实际和/或潜在的顾客；（2）使用该商标的那些商品或服务的销售渠道中所涉及的人员；（3）经营、管理、使用该商标的工商业界。
2．关于该商标的使用及注册情况
依据《商标法》第十四条的规定，并未要求驰名商标为注册商标。非注册商标获得驰名商标认定在实践中也有先例，1988年，“力士Lux”商标被认定为驰名商标，这可能是我国最早的非注册商标获得驰名商标认定的案例。经中国中化集团申请，国家商标局于2002年2月作出决定，认定使用在进出口代理服务中的“中化”商标为驰名商标，同样的，非注册商标获得驰名商标认定的还有近年认定的内蒙古小肥羊餐饮有限公司的“小肥羊LITTLESHEEP及图”商标。
虽然从理论上来讲，由于资讯科技与媒体宣传的飞速发展，没有实际在商品或者服务上使用的商标完全有可能通过海量的广告宣传，在短期内获得较高的知名度，为相关公众所知悉。但是，由于商标的基本功能就是区分商品和服务，对于没有与之对应商品或服务的商标认定为驰名商标进行保护，并无实质意义，因此《商标法》十四条专门规定了认定驰名商标应当考虑的因素包括该商标使用的持续时间，目前在实践中也未有未经实际使用或者短期使用的商标被认定为驰名商标的先例。
3．宣传工作的持续时间、程度和地理范围
《商标法》并未对申请认定驰名商标的商标宣传工作的持续时间作出明确的规定，从目前的实践来看，申请认定驰名的商标宣传工作的持续时间不宜少于3到5年。
宣传工作的程度涉及到广告宣传费、广告宣传的媒体覆盖度、宣传频率等方面，其中广告宣传费是法院衡量宣传程度的重要指标之一。
商标的宣传工作往往面对消费该商标的产品或者服务的潜在市场，宣传工作的地理范围一般与市场开拓同步进行，在司法认定驰名商标实践中，覆盖全国各地的众多销售网点、代理渠道以及子公司、分公司的数量也是法院考虑的因素。

三．目前申请司法认定驰名商标实务中存在的主要问题及对策
1．申请人缺乏完整科学的商标战略体系
申请认定驰名商标的企业，一般都具有一定的规模，在业界具有一定的影响，同时企业已经具备了较好的知识产权保护意识。但是由于知识产权保护在我国起步较晚，且保护知识产权具有较强的专业性，注册商标专用权具有无形性、地域性、时间性、独占性等特点，与传统的财产权利有诸多区别，如果企业有一套完整科学的商标战略体系，配合企业经营，创立驰名商标多半只是时间上的问题。
首先，企业应当具备明确的商标发展目标，对于大型企业而言，应当培育核心商标、发展二线商标及申请保护商标，形成商标立体保护网，最大限度的保护自己的品牌。核心商标一般应当与企业中英文名称一致，便与建立统一的品牌形象，如尼康（Nikon），佳能（Canon），戴尔（Dell）等；二线商标针对不同类别的商品而言，如IBM公司的THINKPAD，宝洁（P&G）公司旗下的海飞丝、潘婷、沙宣等商标，只要使用以及宣传得当，二线商标一样也可以培育成为驰名商标；三是保护商标，保护商标一般只使用在某一个具体商品上，商品退市后即不再使用，也可以是申请的外围商标，只起到保护作用，并无实质上的用途，如娃哈哈公司申请的“哈娃娃”、“娃哈娃”等商标。
其次，企业的商标事务内容繁多，包括商标检索、商标申请、异议、撤销、商标维护以及应对侵权诉讼等，还包括国内外市场上的商标看护等，需要专人进行管理。近年来，不少国内企业在知识产权领域奋起直追，取得了不俗的成绩，如华为、富士康等。其中一个重要的原因就是这些企业都有一个专业的团队负责知识产权管理工作，例如富士康科技集团，建立了数百人组成的庞大知识产权部，负责专利、商标、著作权申请及维权，现在每年在全球申请专利、商标数额数量均以数千计。相反国内的一些中小企业不仅没有管理知识产权的员工或者顾问，有的甚至没有申请过任何一个商标。国内有条件的大企业，应该建立自己的知识产权部，逐步培养自己的专业人才。还不具备条件的中小企业，应当委托专业的知识产权代理机构或者律师事务所来处理自己的知识产权事务。
2．没有配套的市场宣传策略、不注重平时的积累
商标是否驰名关键在于对该商标的宣传力度以及使用该商标的产品或者服务所占领的市场份额，企业应当在应商标战略的框架内进行日常的广告宣传活动，积极培育自己的核心商标，在进行日常广告宣传活动中，要注意保留广告宣传的各项文件纪录以备日后使用，同时，还应当努力提高企业管理水平，不断提升产品或服务品质，争取获得各项奖项。
由于企业的公司名称往往与其核心商标并不一致，而且企业拥有的商标品牌不止一个，因此，企业的市场宣传策略显得尤为重要。在代理实践中，曾经遇到这样的案例，但由于没有明确的宣传重点，导致其申请认定驰名商标的请求并未获得法院申请。该企业一共申请了300多个商标，但是最后发现，其中花费了巨额广告费用，能完全覆盖其核心产品、获得多次地方“著名商标”称号的商标，只是一个图形商标，而不是其意图获得驰名商标的核心中英文品牌。而其核心的中英文品牌商标覆盖的商品种类又非常有限，如果选择申请该图形为驰名商标，则不得不舍弃与公司名称对应的核心中英文品牌，不能遏止一系列不正当竞争行为；如果选择申请认定该中英文品牌作为驰名商标，则似乎还达不到驰名商标的程度。这种商标规划混乱的行为使得我们在申请司法认定驰名商标过程中极为被动。
3．没有及时申报地方著名商标。
尽管《商标法》第十四条并未规定获得著名商标是申请认定驰名商标的前提条件，但在司法实践中，是否属于著名商标也是人民法院认定驰名商标的重要考虑因素。
目前，各省、直辖市都有认定地方著名商标的条例或者办法，商标权人可以通过行政程序，申请认定著名商标，扩大商标知名度，加强商标保护力度。以上海市为例，依照《上海市著名商标认定与保护暂行办法》的规定，具备下列条件的注册商标：（一）距商标注册和实际使用均满三年以上；（二）商标使用区域大，在国内市场上具有较高的信誉，并为相关公众所熟知；（三）商标所指的商品或服务质量优良，并能长时期保持稳定；（四）商标所指的商品或服务的产量、销售额、利润、市场占有率等主要经济指标在同行业中名列前茅；（五）商标宣传面广、覆盖地域广、成效显著；（六）商标所有人有较强的商标意识，注重商标的使用、管理和保护工作；（七）出口商品的商标应当在较多国家（地区）注册，并拥有较广泛的销售地区，经商标注册人申请，上海市著名商标认定委员会可以认定为上海市著名商标。
4．要善于依法选择合适的管辖法院
依据最高人民法院司法解释《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第二条规定，商标民事纠纷第一审案件，由中级以上人民法院管辖。各高级人民法院根据本辖区的实际情况，经最高人民法院批准，可以在较大城市确定1-2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。由于驰名商标的认定，涉及的问题比较复杂，对参与审理的合议庭每一个主审法官来说，都是考验。目前各地中级人民法院的知识产权业务水平还有一定的差距，不同法院在司法认定驰名商标的标准上严格程度可能会有所差别，企业可以选择向已有认定驰名商标经历的法院提出诉讼请求。对于侵犯商标专用权及反不正当竞争案件，由被告所在地或者侵权行为地法院管辖，故一般可以通过选择侵权产品销售地进行起诉来选择管辖法院，如果企业遭遇多个侵权人侵权，则还可以通过不同被告来选择管辖法院。
5．选择合适的侵权案件
依据“被动保护”的原则，并非在所有的侵犯商标权案件或不正当竞争案件审理中都可以提起认定驰名商标申请。可提起认定的案件一般包括：1）他人将与申请人申请认定的商标相同或者近似的标识，在非类似的商品或者服务上注册或者使用，损害申请人权益的；2）他人将与申请人申请的商标相同或者相似的文字作为企业名称或者网络域名的一部分登记或者使用，误导公众、损害申请人权益的；3）他人将与申请人申请的商标相同或者相似的文字作为网络域名的一部分登记或者使用，引起公众误人的等。
6．关键在于证据
法院认定驰名商标，关键在于证据，最高人民法院新闻办公室２６日公布了１０起驰名商标司法认定案例，在审判活动中认定了“奇正”、“中化”、“国美”、“Rolex”、“DUPONT”、“沃尔玛”等商标为驰名商标，通过上述案例我们可以发现，上述商标具有注册早、使用时间长、广告宣传费用高、业务区域广、商标保护记录好等共同特点，这些特点与目前我国《商标法》第十四条的规定是相吻合的。为满足司法认定要求，企业提供的证据应当具有明确的针对性，主要包括有：该商标在国内外的注册情况、该商标最早使用及连续使用的时间、使用该商标的商品或者服务近年来的主要经济指标、使用该商标的主要商品或者服务在国内外的销售及经营状况、该商标受保护的相关纪录（如地方著名商标证、被法院认定为“知名商品”）以及其他获得各项奖励的证明文件等。
申请司法认定驰名商标，企业往往需要提供数千页各类证据，但是，很多时候企业花大力气进行广告宣传，其精心保留的大量宣传记录、广告合同等却并不能作为证据被人民法院采纳认可，原因在于日常经营活动中没有按照法律的要求来准备和保留证据，导致提供的书证、物证不能构成一个完整有效的证据链来证明涉案商标的宣传情况。这种情况国内企业有，一些知名的外国公司也有这样的情况。例如，企业与广告公司签订的广告合同过于简单，没有反映出广告宣传的具体内容，不能证明宣传对象确系涉案商标；另外，企业一般不与电视台、报纸杂志等宣传媒体直接接触，而是通过广告公司进行中介，如何收集并保留相关的广告宣传证据，也是应当认真考虑的。
最后需要注意的是，申请人的子公司、分公司、关联企业，以及涉案商标的被使用许可方等与涉案商标相关的使用、宣传推广、市场信息等资料，都是可以向法庭提交的证据。

四．结语　　　　　　　　　　　　　　　
与行政程序认定驰名商标相比，司法认定驰名商标具有程序简便、认定时间短等特点，配合商标维权案件同时进行，具有较好的维权效果。相信随着人民法院认定驰名商标审判经验的不断积累，企业的品牌战略意识和知识产权保护意识的增强，驰名商标持有人的合法权益将得到更好的保护。